ПОЗИЦИИ СУДОВ ПЕРЕРАБОТКА ПЕРСОНАЖЕЙ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ НАРУШЕНИЕ КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО АВТОРСКОГО ПРАВА, ТАК И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.11.2014 N С01-1094/2014 по делу N А40-119725/2013
Предмет спора : взыскание компенсации за нарушение исключительного прав на персонаж, который одновременно является элементом товарного знака.
Суть спора. В январе 2010 года компания «МФ0 Интернешнл Лимитед», зарегистрированная на Британских Виргинских Островах (далее – Компания), депонировала в РАО материал с известным и даже популярным персонажем «Mr. Freeman» (Мистер Фриман), а в конце 2010 года подала заявку на регистрацию комбинированного товарного знака, в котором содержался рисунок с Мистером Фримамном и надпись: «Mr. Freeman». В начале 2013 года соответствующее свидетельство было получено.
Осенью 2010 года общество «ФинЭкспертиза» (далее – Общество) на своем официальном сайте опубликовало три видеоролика, главным действующим лицом в которых был другой персонаж – «Mr. Feenick» (Мистер Финик). В данных роликах Мистер Финик произносит фразы, акцентирующие внимание смотрящих на деятельности Общества. Например:
Ролик 1: «Настоящая ФИНЭКСПЕРТИЗА - это не больно. Это полная самоотдача! Во имя истины... Вовсе необязательно горькой... Вы понимаете, о чем я? Да, да, речь о Настоящем! О том, как важно его понимать»;
Ролик 2: «Да! Целая армия консультантов и аудиторов; ФИНЭКСПЕРТИЗА - Глокая куздра российского бизнеса... Прикинулась мной, человеческим голосом...»;
Ролик 3: «Но правильное понимание сущности процесса и главное - результата, позволяет уверенно утверждать: ФИНЭКСПЕРТИЗА - это мастер трансформации!».
Изображение Мистера Финика использовалось Обществом также во флэш-анимации, посвященной поздравлению клиентов последнего с Новым годом. Кроме того, в Фейсбуке Обществом был заведен аккаунт «Fin Expertiza (MrFeenick)». Фотографией профиля являлась часть туловища Мистера Финика на белом фоне. Профиль содержал запись: «Драгоценные, приглашаю вас присоединиться к друзьям официальной страницы ФинЭкспертизы в ФБ! Я там бываю значительно чаще, чем здесь;-)».
Проанализировав сложившуюся ситуацию, Компания пришла к следующим выводам:
- графическое отражение персонажа «Мистер Финик», представленное в соответствующих видеороликах, флэш-анимации и графическом обозначении на Фейсбуке, является сходным до степени смешения с товарным знаком Компании и, как следствие, вызывает у потребителей представление о взаимосвязи Мистера Финика и деятельности Общества с указанным товарным знаком;
- видеоролики, флэш-анимация и обозначение использованы для рекламирования деятельности Общества;
- Мистер Финик является переработкой Мистера Фримана, осуществленной с нарушением прав правообладателя (Компании), которому принадлежит исключительное право на персонаж «Мистер Фриман» как на произведение.
Указанные выводы были положены Компанией в основу искового заявления, в котором она просила суд:
- взыскать с Общества компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 2 000 000 рублей;
- взыскать с Общества Компенсацию за нарушение исключительного права на персонаж в размере 2 000 000 рублей;
- обязать Общество удалить со своего сайта флэш-анимацию с персонажем «Mr. Feenick»;
- обязать Общество удалить с Фейсбука обозначение с персонажем «Mr. Feenick»;
Ход рассмотрения дела. Суд первой инстанции, отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме, посчитав, что персонажи самобытны.
Апелляционная инстанция отменила решение и указала следующее:
1. Графическое обозначение персонажей «Мистер Фриман» и «Мистер Финик» являются практически идентичными: персонаж «Мистер Фриман» как изобразительный элемент товарного знака Компании и персонаж «Мистер Финик» как персонаж видеоролика, флэш-анимации и графического обозначения представлены в виде фантазийных человечков в длинной одежде черного цвета, руки и ноги которых выполнены при помощи графических линий, (головы представлены в виде неровного овала белого цвета с черным контуром). На лице персонажей изображены два черных овала малого размера, представляющие глаза, и неровная черная полоска ниже, представляющая собой рот человечков. Цветовая гамма, использованная в обозначении персонажей, – черно-белая.
Отличия Мистера Финика от Мистера Фримана являются незначительными. Более того, можно утверждать, что пенсне (лорнет) у первого был дорисован, чтобы хоть как-то отличать персонаж ответчика от ранее появившегося персонажа «Мистер Фриман», скрыв тем самым нарушение прав истца.
Не могут служить подтверждением отсутствия сходства обозначений до степени смешения и невозможности целостной ассоциации обозначений:
- незначительные отличия во внутренних деталях персонажей и их цветовой гамме (в рассматриваемой ситуации пенсне (лорнет) сиреневого (розового) цвета персонажа «Мистер Финик»);
- отличия в пространственном расположении персонажей и позах в сравнении с их изображением с учетом динамичного или статического изображения персонажей;
- отсутствие в объектах, нарушающих исключительное право на товарный знак, всей совокупности признаков, входящих в число охраняемых признаков товарного знака.
При таких обстоятельствах апелляционный суд пришел к выводу о том, что права Компании на товарный знак были нарушены путем размещения обозначения в рекламе, в сети «Интернет», поскольку с учетом идентичности внешней формы, несмотря на отдельные отличия во внутренних деталях, имеется сходство до степени смешения изобразительного элемента товарного знака Компании и изображения персонажа Общества. В целом обозначение персонажа «Мистер Финик» ассоциируется с товарным знаком Компании.
2. Персонаж «Мистер Фриман» был создан ранее сентября 2010 года, когда впервые появился первый видеоролик с участием Мистера Финика, и на момент распространения данных видеороликов был уже широко известен. С учетом данного факта персонаж «Мистер Финик» представляет собой производное произведение, созданное на основе переработки персонажа «Мистер Фриман».
3. Исходя из длительного периода нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателем, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, сумма компенсации в размере 4 000 000 руб. является чрезмерной и должна быть уменьшена до 1 000 000 рублей.
Суд по интеллектуальным правам подтвердил верность резолюции и мотивировки апелляционного суда.
Postscriptum. В данном деле суды еще раз подтвердили уже ставшую устойчивой позицию, согласно которой понятие «сходство до степени смешения» авторское право не знает. Зато ему известно схожее по существу понятие «переработка».
автор: В. Князев